Sprawa z powództwa kanadyjskiej spółki Obero Inc. dot. domeny obero.com
(wyrok z dnia 10 lutego 2017 r., nr sprawy D2016-2591)

Powódką w sprawie była kanadyjska spółka Obero Inc., której przedmiot działalności stanowiło dostarczanie oprogramowania dla firm. W 2016 r. spółka dokonała rejestracji znaku towarowego „Obero”. Zgodnie z twierdzeniami Powódki używała ona tego oznaczenia w obrocie gospodarczym od 2010 r.

Pozwaną w sprawie była kanadyjska spółka prowadząca działalność w zakresie tworzenia stron internetowych, hostingu i kreowania marek. Sporna domena obero.com została zarejestrowana przez Pozwaną spółkę w 2008 r. W momencie orzekania na stronie znajdującej się pod sporną domeną znajdował się formularz kontaktowy, umożliwiający złożenie zapytania w sprawie domeny.

Powódka wskazała, iż z uwagi na łudzące podobieństwo nazwy domeny do posiadanego przez nią znaku towarowego należy uznać, iż nastąpiło naruszenie znaku towarowego. Podniosła, iż Pozwana nie jest znana pod spornym oznaczeniem, ani nie została upoważniona przez Powódkę do posługiwania się nim; ponadto nie oferuje ona w dobrej wierze towarów ani usług pod sporną witryną. Nie istnieje zatem po stronie Pozwanej prawnie uzasadniony interes, a rejestracji domeny dokonała ona w złej wierze, z zamiarem późniejszej odprzedaży domeny Powódce po zawyżonej cenie.

Pozwana wskazała, iż rejestracji spornej domeny dokonała na 8 lat przed datą rejestracji znaku towarowego przez Powódkę oraz na 2 lata przed wskazaną przez Powódkę datą rozpoczęcia posługiwania się w obrocie oznaczeniem „Obero”. Jak zauważyła, oznaczało to, iż rejestrując domenę nie mogła być świadoma, iż narusza prawa Powódki, gdyż prawa te w tamtym momencie nie istniały. Pozwana podniosła ponadto, iż Powódka w żaden sposób nie udowodniła braku prawnie uzasadnionego interesu ani złej wiary w związku z rejestracją domeny. Wyjaśniła, iż rejestracja domeny obero.com została dokonana w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Pozwana rejestruje różnego rodzaju domeny internetowe, które następnie odsprzedaje. Taka usługa często oferowana jest przez Pozwaną w pakiecie z usługami stworzenia strony internetowej oraz wykreowania marki. Na tej zasadzie Pozwana dokonała rejestracji m.in. takich domen jak: patero.com, tanero.com, hobero.com, obeon.com, obemo.com, obema.com, nabero.com.

Panel administracyjny stwierdził łudzące podobieństwo domeny i znaku towarowego posiadanego przez Powódkę. Wykluczył jednak istnienie złej wiary po stronie Pozwanej z uwagi na fakt, iż sporna domena została zarejestrowana na 8 lat przed rejestracją znaku towarowego przez Powódkę.

Jako iż powództwo było oczywiście nieuzasadnione, a ponadto Powódka nie przedstawiła prawie żadnych dowodów ani argumentów na poparcie swoich zarzutów, Panel administracyjny stwierdził, iż powództwo zostało wniesione w złej wierze i stanowiło nadużycie przepisów postępowania. Panel zakwalifikował działanie Powódki jako tzw. reverse domain hijacking, czyli próbę przejęcia środkami prawnymi wartościowej domeny internetowej przez powoływanie się na swoje prawa do znaku towarowego i oskarżanie o naruszenie tych praw dotychczasowego posiadacza domeny, posiadającego prawnie uzasadniony interes do korzystania z niej oraz działającego w dobrej wierze.

Panel administracyjny zadecydował o oddaleniu powództwa.